BGH zur umstrittenen Wortmarke: Marke "Black Friday" muss teil­weise gelöscht werden

Die Wortmarke "Black Friday" muss für Handelsdienstleistungen im Bereich Elektro- und Elektronikwaren sowie eine Vielzahl im Zusammenhang mit Werbung stehenden Dienstleistungen endgültig aus dem Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) gelöscht werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) wies damit die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin gegen eine Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG) zurück (Beschl. v. 27.05.2021, Az. I ZB 21/20).

Die Idee hinter dem "Black Friday", der immer am vierten Freitag im November stattfindet, kommt ursprünglich aus den USA, ist aber auch hier immer populärer geworden. Vor allem Online-Händler preisen ihre Rabatte gerne mit dem Slogan "Black Friday" an.

Der Begriff "Black Friday" ist jedoch seit dem Jahre 2013 als Wortmarke beim DPMA eingetragen. Der Schutzbereich umfasst über 900 unterschiedliche Waren und Dienstleistungen, von Brillen über Computerprogramme bis hin zu Dienstleistungen von Fitnesstrainern.

2016 übernahm die Super Union Holdings Ltd mit Sitz in Hongkong die Wortmarke – und verschickte zahlreiche Abmahnungen an Händler, die mit "Black Friday" Werbung machten. Unter anderem verklagte man auch den Handelsriesen Amazon wegen der Nutzung der Marke.

Zahlreiche Händler beantragten Löschung der Wortmarke

Zahlreiche Händler, darunter Paypal, Puma und der Betreiber des Portals "BlackFriday.de", beantragten als Reaktion auf die Abmahnungen beim DPMA die Löschung der Marke – und hatten damit zunächst Erfolg: Mit Beschluss vom 27. März 2018 ordnete das Münchner Amt die vollständige Löschung der Wortmarke an. Der Marke fehle die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz (MarkenG). Der Begriff "Black Friday" beschreibe einen bestimmten Aktionstag für Sonderrabatte und weise nicht auf Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens hin.

Gegen den Beschluss legte die Markeninhaberin Beschwerde ein und bekam teilweise Recht: Das BPatG befand, das DPMA habe die Wortmarke zu Unrecht vollständig gelöscht (Beschl. v. 28.02.2020, Az. 30 W (pat) 26/18). Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken unter anderem dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie nur aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sich auf den Zeitpunkt der Herstellung der Waren bzw. der Erbringung der Dienstleistungen beziehen. Für solche Zeichen besteht ein sogenanntes Freihaltebedürfnis, d.h. das Bedürfnis, einen bestimmten beschreibenden Begriff für jedermann zur Beschreibung seiner Waren oder Dienstleistungen freizuhalten. In Bezug auf den Begriff "Black Friday" gebe es das Freihaltebedürfnis nur für bestimmte Bereiche, darunter Rabattaktionen für Elektro- und Elektronikwaren sowie für Werbedienstleister, wozu auch "BlackFriday.de" zählt. Auf dem Portal sammelt Betreiber Simon Gall verschiedene Rabattaktionen von Elektrohändlern.

Damit wollte sich die Markeninhaberin nicht zufriedengeben und legte Rechtsbeschwerde zum BGH ein. Die Karlsruher Richterinnen und Richter wiesen diese jedoch vollumfänglich zurück.

Nachdem ursprünglich 15 Parteien Löschungsanträge gegen die Wortmarke gestellt hatten, beteiligten sich am Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem BGH nur noch das Internetportal "BlackFriday.de", unterstützt vom Portal "mydealz.de". BlackFriday.de wurde durch Rechtsanwalt Dr. Rainer Hall unter Mitwirkung von Jens Künzel und Dr. Daniel Graetsch von der IP-Kanzlei Krieger Mes & Graf v. der Groeben und Patentanwalt Peter Habbel von der Kanzlei Habbel & Habbel beraten.

Bei Markenanmeldung noch keine beschreibende Bedeutung …

Nach § 50 Abs. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden ist. 

Die Regelung in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolge das Ziel, dass Zeichen, die bestimmte Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Anbietern solcher Waren bzw. Dienstleistungen frei verwendet werden dürften. Ob ein Zeichen beschreibend sei, bestimme sich nach dem Verständnis der jeweiligen Verkehrskreise, so der BGH.

Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke im Oktober 2013 habe die Wortkombination "Black Friday" noch keine beschreibende Bedeutung gehabt. Damals sei der große Rabatt-Tag nicht annähernd so populär gewesen wie heutzutage.

… aber schon damals gab es Rabattaktionen unter dem Slogan "Black Friday"

Ein Freihaltebedürfnis bestehe jedoch auch dann, wenn die Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, zwar zum Anmeldungszeitpunkt noch nicht beschreibend verwendet wurden, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen könne.

Schon zum Anmeldezeitpunkt hätten hinreichende Anhaltspunkte dafür vorgelegen, dass sich die Bezeichnung "Black Friday" zukünftig in Deutschland im Handel mit Elektro- und Elektronikwaren zu einem Schlagwort für eine Rabattaktion entwickeln werde. Insbesondere Apple-Vertragshändler hätten Rabattaktionen unter dieser Bezeichnung durchgeführt und im Internet habe es Werbung mit dem Slogan "Black Friday" gegeben.

Rabattaktion ist Dienstleistung des Händlers – und damit nicht als Marke schutzfähig

Der Begriff "Black Friday" bezeichne eine Rabattaktion und damit eine Dienstleistung des Groß- und Einzelhandels in den Bereichen Elektro- und Elektronikwaren.

Nach Auffassung der Karlsruher Richterinnen und Richter beschränkt sich das Veranstalten einer Rabattaktion nicht nur auf die Verkaufshandlung selbst, sondern umfasst auch die Durchführung eines Aktionstags durch einen Händler, der die Kaufinteressenten dazu motivieren will, den Vertrag mit ihm und nicht mit einem Konkurrenten abzuschließen.

Eine Bezeichnung, die eine Rabattaktion zu bestimmten Dienstleistungen schlagwortartig benenne, sei nicht als Marke für diese Dienstleistungen schutzfähig.

"Black Friday" auch für Werbedienstleistungen nicht schutzfähig

Auch für Werbedienstleistungen sei der Begriff "Black Friday" nicht schutzfähig. Es hätten hinreichende Anhaltspunkte dafür vorgelegen, dass sich nach dem Anmeldezeitpunkt eine Werbebranche entwickeln werde, die bestimmte Rabattaktionen bündele und verbreite.

Schon vor Anmeldung der Marke "Black Friday" existierten zwei Portale, die Rabattaktionen unter dem Slogan "Black Friday" auf ihrer Homepage zusammenfassten, darunter die Domain www.blackfriday.de. Das Portal ist nach Angaben des Betreibers schon seit dem Jahre 2012 auf dem deutschen Markt aktiv und bündelte bereits zu diesem Zeitpunkt diverse Rabattaktionen von Elektronikhändlern aus Deutschland.

Auch im Entscheidungszeitpunkt sei die Marke bezogen auf die angegriffenen Dienstleistungen schutzunfähig gewesen. Der Begriff "Black Friday" sei in den Jahren nach Anmeldung der Marke zunehmend als Schlagwort für Rabattaktionen verwendet worden.

Die Entscheidung des BGH ist rechtskräftig und kann nicht weiter angefochten werden.

Weitere Verfahren laufen noch

Auch an anderer Stelle gibt es Streit um den "Black Friday": Nach dem Beschluss des BPatG sollte der markenrechtliche Schutz für über 900 Waren und Dienstleistungen bestehen bleiben – auch dagegen hatte sich das Portal "blackfriday.de" dieses Mal vor dem Landgericht (LG) Berlin mit Erfolg gewehrt: Das LG erklärte kürzlich die Marke für die betreffenden Waren und Dienstleistungen für verfallen (Urt. v. 15.04.2021, Az. 52 O 320/19). Nach Auffassung des Gerichts wurde die Marke für keine der mit der Klage angegriffenen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt. 

Aktuell läuft das Berufungsverfahren vor dem Kammergericht Berlin. Der Rechtsstreit um den "Black Friday" geht also weiter.